생명공학분야 특허 및 지식재산권 관리(2)

 
                           이세진 한얼특허사무소 변리사
  
2. 해외출원 여부 결정
 
파리협약에 의한 우선권을 인정 받기 위해서는 최초 출원한 날로부터 1년이라는 기한 내에 해외출원 절차를 밟아야 한다. 
 
그러나 경제적으로나 물리적으로나 관심의 대상이 되는 모든 나라에 최초 출원한 날로부터 1년 이내에 출원한다는 것은 실질적으로 불가능하기 때문에 종종 특허협력조약(PCT)에 따른 국제특허출원[1]을 선택하게 된다. 
 
현재 PCT 회원국 수는 120여 개국에 이르고 있으며 국제특허출원을 함으로써 PCT 회원국 모두에 출원한 효과가 발생한다. 
 
그러나 PCT에 따른 국제특허출원은 출원하는 제도이지 특허를 받는 제도는 아니라는 점을 명심하여야 한다. 
 
즉, 최초 출원한 날로부터 30 또는 31개월 후에 현지대리인의 선임, 번역문 제출, 해당 특허청의 관납료 납부 등 각 국내단계 절차를 밟아야만 그 나라 특허청에서 심사를 거친 후 특허를 받을 수 있다. 
 
생명공학분야의 발명에 대해서는 가능한 많은 나라에서 특허를 받는 것이 바람직하므로 개별 나라별 출원하는 것보다는 국제특허출원을 하는 것을 선호하고 있다. 
 
그러나 무엇보다도 해외출원을 하는 것은 많은 비용을 발생시키므로[2] 섣불리 해외출원할 것을 결정할 것이 아니라 대상 발명의 향후 수익발생 가능성 등 경제적 파급효과도 감안하여 해외출원 여부를 결정하여야 할 것이다. 
 
또한 국제특허출원을 한 경우 국내단계 절차를 밟기 전에 국제조사기관[3]에 의한 특허성 예비진단을 받을 수 있으므로 이를 토대로 향후 진행 여부를 결정하는 것도 바람직하다. 
 
그리고 대학교의 산학협력단 명의로 출원한 경우에는 대학산업기술지원단(UNITEP), 개인, 벤처기업 또는 중소기업이 출원인인 경우 한국발명진흥회, 산업기술진흥협회의 지원을 받는 것도 강구할 수 있다.
 
 
3. 특허의 사업화
 
우선 독점배타권을 부여하는 특허를 기초로 벤처기업을 창업하여 스볜?제품을 생산하여 이를 판매하는 사업화를 생각해 볼 수 있다. 
 
그러나 창업한 후 지속적인 연구개발을 하면서 판매망과 유통망 등을 구축하여 최종 구매자까지 직접 접촉하는 등의 광범위한 업무 범위를 커버하는 것은 보통 어려운 일이 아니다. 
 
물론 미국에서는 암젠과 같이 벤처기업에서 출발하여 2005년 기준 120억 달러의 매출을 올리면서 대기업의 반열에 오른 경우도 있다. 
 
그러나 이러한 경우는 예외적인 것에 해당한다고 보아야 할 것이며 우리나라의 대학이나 벤처기업의 경우 라이센싱 아웃(licensing-out) 방안을 심각하게 강구할 필요가 있다. 
 
왜냐하면 바이오신약을 개발하였다고 하더라도 FDA에 따른 승인절차를 끝까지 밟기 위해서는 약 1조원의 예산이 소요되기 때문이다. 
 
따라서 우리나라에서는 현실적으로 이를 대기업도 수행하기 어려우므로 해외특허를 가능한 많이 확보한 후 이를 하나의 포트폴리오로서 구매자 또는 실시권자에게 제공하는 것이 바람직할 것이다. 
 
물론 이를 위한 사전 준비작업을 위해 상당한 시간 투자를 하여야 한다.[4]
 
그리고 자기 특허를 기초로 스스로 사업을 할 때도 주의를 요한다.  왜냐하면 나의 특허가 원천특허에 해당하는 경우에는 상관이 없겠지만 그 특허가 개량특허에 해당한다면 원천 특허권자의 허락을 받은 후에 사업을 할 수 있기 때문이다. 
 
이 경우에는 보통 개량특허의 기술내용이 보다 우수하기 때문에 원천 특허권자와 개량 특허권자간의 상호 크로스라이센스를 체결하는 것이 일반적이다.
 
위에서 간략하게 생명공학 분야의 특허관리 전략에 대해 알아보았다.  이외에도 우리는 특허 존속기간이 만료되는 제너릭 의약을 타게팅 함로써 개량 발명을 강구하는 것도 고려할 수 있다. 
 
또한 제조방법에 대한 특허는 물질특허에 비해 상대적으로 권리범위가 작고 제3자의 침해 여부도 입증하기 어려우므로 이를 영업비밀로 유지하는 것도 고려할 수 있다. 
 
다만, 영업비밀이 제3자에게 공개되면 이는 누구나 사용할 수 있는 공중의 기술이 되므로, 물론 기술을 누설한 사람은 처벌을 받겠지만, 영업비밀에 해당한 기술을 소유한 자는 비밀유지를 위해 각별한 주의를 기울여야 할 것이다.
 




[1] 우리나라는 1984년 5월 10일 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT)에 가입하였으며, 2006년 1월 현재 회원국수는 124개국이다(www.wipo.int 참조)

[2] 미국, 일본, 중국의 경우 등록될 때까지 나라별로 약 1000만원 소요

[3] 현재 대한민국 국적을 가진 자 또는 대한민국에 거주하고 있는 자가 우리나라 특허청을 수리관청으로 국제특허출원 하는 경우 국제조사기관으로서 우리나라, 일본, 호주 또는 오스트리아 특허청을 지정할 수 있다.

[4] 물론 발명자가 직접 구매자 또는 실시권자를 찾아 볼 수도 있겠지만, 발명자의 소속이 대학인 경우 산학협력단의 도움을 구하는 것이 바람직할 것이다.  그 외에 한국기술거래소, 한국발명진흥회 등을 통해 특허의 라이센싱 아웃 파트너를 찾을 수도 있다.