의료기기, 美 ITC 특허소송↑…“패소 행방, 객관적인 문서에 달려”

최원석 변호사 ‘의료기기 관련 미국 특허 분쟁의 핵심 이슈와 대비책’ 조언 제20차 대한임상피부치료연구회 추계 심포지엄 개최

최근 미국에 의료기기를 수출하는 우리나라 회사들이 특허 소송에 휘말리는 일이 많으므로 조기에 특허 침범을 확인하고, 특허 소송에서 활용할 관련 문서를 제출할 수 있도록 잘 기록·보관해야 손실을 줄일 수 있다는 쓴소리가 제기됐다.

제20차 대한임상피부치료연구회 추계 심포지엄이 10월 15일 더케이서울호텔 그랜드볼룸에서 개최됐다.

이날 최원선 미국 특허 변호사는 의료기기 회사과 관련된 미국 특허 분쟁의 핵심 이슈와 추세 및 대비책의 중요성에 대해 강조했다.

우선 최 변호사는 “최근 국내 의료기기 회사들이 미국에서 특허 소송을 하는 추세가 늘고 있으며, 심지어 원고와 피고가 모두 우리나라 회사들임에도 미국에서 특허 분쟁을 하는 경우도 발생하고 있다”라고 밝혔다.

이어 “특허는 타인이 특허권자의 발명을 일정기간 동안 사용할 수 없게 하는 배제적인 권리로서 특정 지역에 국한되는 권리이지만, 많은 기업들이 특허의 중요성을 간과한 채 제품 개발해 미국의 FDA의 허가를 받아 본격적으로 수출에 들어간 이후에야 특허 침해 경고장 및 소송장을 받고 있다”라면서 특허의 중요성을 강조했다.

특히, 우리나라 기업은 많은 분야에서 수출 의존도가 강하고, 시장이 큰 미국으로의 수출이 기업 매출의 큰 부분을 차지하는 경우가 많으며, 국내사도 미국특허에 대한 특허권을 행사하고자 미국에서 소송을 제기하는 경향이 있으므로 반드시 미국에 제품을 수출하려 할 때에는 먼저 해당 제품이 침해할 가능성이 있는 미국의 특허가 있는지를 알아봐야 한다고 조언했다.

국제무역위원회(ITC)를 통한 미국의 특허 소송을 눈여겨 봐야한다는 지적도 제기됐다.

최 변호사는 “미국의 특허 소송은 연방지방법원을 통한 소송과 국제무역위원회(ITC)를 통한 소송이 대표적인데, 연방지방법원을 통한 소송은 원고가 이기면 판매금지와 함께 금전적인 배상을 받을 수 있지만, 소위 “Rocket Docket”이라 부르는 몇몇 법원을 제외하고는 보통 소송에 2~3년 걸려 빠른 결론을 원하는 곳은 선호하지 않는 편”이라고 설명했다.

이어 “ITC에서의 소송은 최근에 특히 증가하는 추세인데, 특허 침해의 경우는 관련 제품의 수입이 관세법 337조항 위반 여부에 해당하는 지를 조사하게 되며, 위반 판정이 나오면 미국으로의 수입 금지와 미국에 수입된 제품에 대한 판매 중지 명령이 나온다”라고 말했다.

또, ITC소송의 가장 큰 장점이 일단 사건이 개시되면 14~16개월 사이에 최종판정이 나오게 돼 빠른 해결을 원하는 신청인일수록 선호하는 점이 있음을 강조했다. 

다만, 최 변호사는 ITC에서의 소송은 금전적인 배상을 받을 수가 없으며, ITC의 337조항의 목적이 미국 내 산업을 보호하고자 하는 것인 만큼 신청인 스스로가 미국에서 실제로 관련 특허를 실시하는 제품을 판매하고 있다는 미국 내 산업요건(domestic industry)를 입증하는 것이 반드시 필요하다는 특징이 있음을 덧붙였다.

즉, 특허를 실제로 실시하지는 않으면서 특허에 대한 로열티나 소송에서의 배상금만으로 이윤을 얻는 특허 괴물(patent troll or non-practicing entity)이 ITC에서 소송을 거는 것을 원칙적으로 불가능하게 만든다는 것이다. 

하지만 최근에는 직접 특허권을 실시하지 않는 특허권자들도 다양한 방법으로 domestic industry의 요건을 만족시키는 방법을 통해 ITC에서 소송을 제기하는 만큼 주의가 필요하다는 것이 최 변호사의 견해다.

이외에도 최 변호사는 “미국 특허 소송은 claim construction이라 하여 청구항의 단어나 문구의 해석를 결정하는 단계가 있는데, 이는 보통 소송의 중반에 이뤄지며, 특허의 침해/비침해나 무효/유효를 결정하는 것에 있어 결정적인 역할을 하므로, 최종 판단까지 가기 전에 이 청구항 해석의 결론에 따라 판사가 어떻게 생각하는지 알 수 있다”라고 조언했다.

다만, ITC 소송의 경우는 속도가 워낙 빠르게 진행돼 청구항 해석의 결과도 재판 (evidentiary hearing) 때까지 나오지 않는 경우가 많고, 이 경우 양측이 판사의 의중을 모르는 채로 재판까지 가게 될 수 있음을 추가로 전했다.

미국 특허 소송에서 승패 여부는 특허 관련 자료가 결정한다는 지적도 제기됐다.

최 변호사는 “미국 소송은 디스커버리(discovery)라 하여 양측이 상대방이나 제 3자로부터 해당 사건에 관련된 자료나 정보를 확보하는 단계가 있는데, 특히 이 과정은 미국 소송에 있어서 비용이 가장 많이 들어가는 단계 중 하나다”라고 설명했다.

특히, 디스커버리는 서로가 가진 객관적인 자료를 확인해 보다 공정하고 진실한 소송 과정을 가능하게 하는 매우 중요한 과정이므로 대리인에게 적극적으로 협조해야 하며, 만약 불리한 자료를 고의로 제출하지 않거나 심지어 불리한 자료를 폐기한 것이 적발되면 그것만으로도 패소로 직결될 수 있음을 경고했다.

대체로 우리나라 기업들이 불리할 수 밖에 없는 ICT 소송에서 그나마 대응할 수 있는 방법도 소개됐다.

먼저 최 변호사는 “피고(ITC소송의 경우 피신청인)는 특허 침해 소송에 대해 2가지 경로로 대응할 수 있는데, 하나는 특허에 대한 비침해를 주장하는 방법이고, 다른 하나는 특허가 무효하다고 주장하는 것”이라고 주장했다.

구체적으로 특허 무효에 대해서는 소송과정의 일부로서도 주장할 수 있지만, 미국 특허청의 Patent Trial and Appeal Board (PTAB)에 따로 특허의 무효화를 신청할 수 있으며, 보통Inter Partes Review(IPR) 절차를 통해 진행되는데, IPR의 장점은 특허 무효를 판단하는 기준이 ITC나 연방지방법원보다 낮다는 것에 있다고 강조했다.

또, IPR은 일단 절차가 시작되면 12개월 내에 최종 판정이 나오므로 2~3년이 걸리는 보통의 지방법원소송보다는 빠르게 진행된다는 장점이 있으며, IPR에서는 관련 기술을 비교적 잘 알고 있는 3명의 판사가 함께 판정을 한다는 점에서 보다 합리적인 결과가 나올수 있는 확률이 많다고 안내했다.

물론, 단점이 없는 것도 아니다. 최 변호사는 “소송과정 중의 특허 무효주장은 미국 특허법의 다양한 조항에 의거할 수 있는데 반해, IPR에서는 문서로 된 선행기술를 통해서만 무효화가 가능하다는 제약이 있다”라고 덧붙였다.

더불어 최 변호사는 ITC 소송에 대응해 IPR을 신청하는 경우, ITC소송도 상당히 빠르게 진행되므로 ITC의 최종결정 전에 IPR에 대한 최종 판정을 받고 싶다면 ITC조사 개시가 결정된 후 최대한 빨리 IPR을 신청하는 것이 좋다고 조언했다.

그러나 이때는 상대측의 침해 주장이 얼마나 강한지, 어떤 선행기술이 가장 강력한지 미처 파악되지 않은 상태일 경우가 많으므로 빨리 신청하는 것만이 능사가 아니므로 IPR을 언제 신청하는 것이 가장 효과적일지에 대한 결정은 관련 기술 및 소송 과정 전반에 정통한 로펌과 긴밀히 상의해 결정하는 것이 중요하다는 견해를 밝혔다. 

이외에도 최 변호사는 소송의 침해 주장을 피하기 위해 특허 청구항의 요구 조건을 피할수 있도록 제품의 사양을 변경하는 것(design around)도 전략 중의 하나라고 소개했다. 

물론 최 변호사에 따르면 해당 방안은 제품의 주요 기능을 저해하지 않는 선상에서 이루어져야 하고 변경에 따른 비용도 고려를 해야 하기 때문에 늘 가능한 옵션은 아니다.

하지만 소송을 최대한 미연에 방지하거나, 혹여 소송에 걸리더라도 적극적으로 대응할 수 있는 방법을 미리 강구할 수 있는 방법이 될 수 있다.

이와 관련해 최 변호사는 “먼저 제품 개발 전에는 관련 기술의 기존 특허들에 대한 파악이 필요한데, 이를 freedom-to-operate 조사라고 하며, 기존 특허들의 권리를 침해하지 않고 개발을 할 수 있는 범위를 알아보는 과정”이라고 설명했다.

이어 “이를 통해 애초에 구상한 제품이 어떤 특허를 침해할 확률이 높다면 그를 피할수 있는 구성으로 변화를 시킨다든지, 혹은 그 특허의 청구항의 범위가 매우 넓어서 피하기는 어려우나 대신 무효화의 가능성이 있다고 판단되면 관련 선행기술을 미리 조사해 놓을 수도 있다”라고 소개했다. 

또, 제품 개발의 단계에서 부터 적극적으로 관련 기술의 특허권을 확보해서, 소송을 당할 경우 맞소송으로 대응할 수 있는 장치를 만들어 놓는 것도 적극적인 대응 방법으로, 국내 특허권은 물론 가장 소송이 많이 일어나는 미국 특허권은 기본적으로 확보해 놓는 것이 좋다는 점도 덧붙였다. 

끝으로 최 변호사는 “관련 기술과 출원, 소송의 생리를 모두 다 잘 이해하고 있는 변호사와 상의해 특허 포트폴리오를 단단하게 짜 놓는 것은 만약의 경우에 대비해 단단한 성벽을 구축해 놓는 것과 같으므로, 제품 개발 초기 단계부터 준비해 놓는 것이 중요하다”라고 강조했다.